DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COSTITUITO DALL’ALTRUI NOME DI PERSONA ART. 8 C.P.I.

Avv. Mattia Lorenzo Calamita

L’art. 7 c.p.i. definisce quali siano i segni registrabili come marchio, fornendone elenco non tassativo. Difatti, secondo la richiamata norma possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Pertanto, in via generale, i nomi di persona, espressamente indicati nell’art. 7 c.p.i., sono segni registrabili come marchio, ma sul punto conviene fare alcune precisazioni.

Sicuramente, non vi sono problemi qualora il soggetto richiedente la registrazione del marchio costituito da un nome di persona sia anche il titolare del diritto sul nome in questione. Più complessa è, invece, l’ipotesi in cui il soggetto richiedente la registrazione non sia anche il titolare del diritto sul nome di persona che si propone di registrare come marchio.

All’uopo, bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8 c.p.i., il quale al secondo comma prevede espressamente che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1.

Di conseguenza, sebbene, in via di principio, non vi siano ostacoli alla registrazione come marchio del nome altrui, salvo che essa leda la fama, il credito o il decoro di chi sia portatore di tale nome (al riguardo è necessario analizzare non solo il tipo di prodotti o servizi che sono destinati ad essere contrassegnati con il marchio di specie ma anche la persona ed i valori di cui quest’ultima è o era portatrice), l’UIBM mantiene poteri di ufficio.

In effetti, l’ufficio può subordinare la registrazione all’ottenimento del consenso del titolare del diritto sul nome o, in caso egli sia persona defunta, del coniuge e dei figli, in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, ed in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado (incluso).

In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1; il titolare del diritto sul proprio nome potrà ugualmente costituire una ditta (regolare) formata (almeno) dal suo cognome o dalla sua sigla, in osservanza dell’art. 2563 c.c.-.

Chiaro che, però, al fine di evitare ipotesi di confondibilità fra il marchio anteriormente registrato e la ditta regolare successivamente costituita, il titolare del diritto sul proprio nome, registrato anteriormente da un terzo come marchio d’impresa, dovrà apportare alla propria ditta elementi di differenziazione da aggiungere al nome, in modo tale da escludere qualsivoglia rischio di confusione con il segno distintivo del terzo.

Ad ogni modo, quanto fino ad ora detto vale nelle ipotesi in cui il nome di persona, che il terzo si propone di registrare come marchio, non sia un nome notorio (di persona nota, famosa).

Ai sensi e per gli effetti del comma terzo dell’art. 8 c.p.i., nel caso in cui un terzo si proponga di registrare come marchio un nome di persona nota, ai fini della registrazione, sarà sempre necessario il rilascio del consenso di quest’ultima o, nell’ipotesi in cui essa sia deceduta, il consenso delle persone di cui al comma 1 dell’art. 8 c.p.i., già sopra indicate. Lo stesso vale per la registrabilità dei ritratti di persona (diversa dal richiedente), nonché per la registrabilità dei segni divenuti notori in ambito artistico, scientifico, letterario, sportivo ed altri.